최근 조미료 브랜드를 출원한 의뢰인에게서 받은 상담 질문이다. 의뢰인이 상표를 출원한 뒤, 한 식품산업전에서 참여 기업이 출원 상표와 동일한 표장을 붙인 스틱형 시즈닝을 관람객에게 나눠준 사실을 알게 되었다. 그 관람객이 올린 블로그에는 제품 사진과 함께 다음 달 판매 예정이라는 설명도 있었다. 당시 의뢰인은 출원공고결정서를 받은 상태였다. 참여 기업의 정식 판매를 기다리기보다, 상표등록출원서 사본을 첨부해 해당 이름의 사용 중단과 출시 예정 제품의 표장 변경을 요청하는 경고장을 보냈다.
상표 등록 전에도 서면으로 경고할 수 있다.
상표법 제58조에 따르면, 출원인은 출원공고 후 지정상품과 같거나 비슷한 상품에 동일·유사한 상표를 사용하는 사람에게 서면으로 경고할 수 있다. 또한, 출원공고 전이라도 상표등록출원서 사본을 제시하면 서면 경고가 가능하다. 이 사례처럼 정식 판매 전이라도 상품이나 포장에 상표를 붙여 관람객에게 건네는 행위는 상표 사용에 해당할 수 있다.
등록 전 경고장으로는 상대방에게 출원 사실을 알리고 사용 중단이나 이름 변경을 요청할 수 있다. 상대방이 경고를 받은 뒤에도 사용을 계속해 출원인에게 업무상 손실이 발생했다면, 출원인은 상표권이 설정등록된 후에 경고 이후부터 설정등록 전까지 발생한 손실에 상당하는 보상금(손실보상청구권)을 청구할 수 있다.
만약, “저희가 먼저 썼습니다”라는 답이 돌아온다면
가령 상대방이 “전시회에서 처음 쓴 게 아닙니다. 귀사가 출원하기 전부터 저희가 쓰던 이름입니다”라고 답한다면 어떨까? 상표의 선사용권을 판단할 때는 언제부터 사용했는지와 출원 당시 국내 수요자에게 널리 인식되었는지를 함께 살펴야 한다.
상표법 제99조 제1항에 따라 종전 사용자가 그 상표를 계속 사용하려면, 부정경쟁의 목적 없이 타인의 상표 출원 전부터 국내에서 계속 사용해 왔어야 한다. 그 결과 타인의 출원일 당시에 종전 사용자의 상표가 국내 수요자들에게 널리 인식되는 인지도(주지성)가 있어야 선사용권을 인정한다. 다만, 자기 성명이나 상호 등을 상거래 관행에 따라 상표로 사용한 경우에는 이러한 주지성이 요구되지 않는다는 차이가 있다.
이 점에서 특허의 선사용과 차이가 있다. 특허법 제103조는 타인의 출원발명을 모른 채 독자적으로 같은 발명을 했거나 그 발명자로부터 알게 된 사람이, 출원 당시 국내에서 그 발명의 실시사업을 하고 있었거나 이를 준비하고 있었다면 일정 범위에서 통상실시권을 인정한다. 즉, 특허에서는 사업의 실시 내지 준비만 있으면 선사용권(실시권)이 인정되나, 상표는 주지성이 인정되어야 상표 선사용권이 인정되어 조건이 엄격한 편이다.
따라서, 종전 사용자가 선사용권을 주장할 때, 그 상표가 주지성이 없다면 상표 침해를 벗어날 수 없다. 이러한 점을 고려하여 상대방의 선사용권 주장에 대하여 무조건 수긍하기 보다는 주지성 여부를 검토할 필요가 있다. 즉, 상대방의 주장을 그대로 받아들이기보다, 상표 사용 기간, 상표 광고 기간, 상표 광고 형태, 제품 판매 실적, 제품 유통 범위, 제품 평판 등의 자료를 확인할 필요가 있다.
제품 출시를 준비하고 있다면 브랜드 이름이 정해지는 대로 상표 출원을 검토하는 것이 좋다. 출시 전에 출원하면 포장이나 홍보에 본격적으로 비용을 들이기 전에 브랜드를 보호할 기반을 마련할 수 있다. 다른 업체가 같거나 비슷한 이름을 쓰고 있다면 출원 시점은 더욱 중요하다. 일반적인 상품 브랜드의 선사용권은 출원 당시 국내 수요자가 그 이름을 특정 업체의 상품을 가리키는 상표로 인식했는지를 따지므로, 그와 같은 인식이 형성되기 전에 출원하면 상대방의 선사용권이 인정될 가능성을 낮출 수 있다.
상표를 출원하지 않은 채 이미 제품을 판매하고 있다면, 앞으로의 출원을 검토하면서 지금까지의 사용 기록도 정리해 두는 것이 좋다. 제품과 포장 사진, 거래명세서, 온라인 판매 페이지, 광고 내역은 언제부터 어떤 상품에 그 이름을 사용했는지 보여주는 자료가 된다. 여기에 판매량이나 유통 범위, 소비자 후기, 언론 보도까지 날짜가 확인되는 형태로 보관해 두면, 훗날 선사용권을 주장할 때 소비자들이 그 이름을 자사 제품의 브랜드로 인식하고 있었다는 점을 뒷받침할 수 있다.
[필자 소개]
주장훈 칼럼리스트
서울대학교 기계항공공학부 졸업
現) JH특허법률사무소 대표변리사
現) 기술보증기금 외부평가위원
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주장훈 칼럼니스트는 JH특허법률사무소 대표변리사이자 기술보증기금 외부평가위원으로, 2009년 변리사시험 합격 이후 특허출원과 분쟁 대응, 상표·디자인 심판 등 다양한 지식재산 업무를 수행해 왔다. 발명진흥회 직무발명 멘토위원, 기술가치평가 외부위원 활동과 지식재산 강의 경험을 바탕으로, KCS뉴스 칼럼을 통해 사업 현장에서 놓치기 쉬운 지식재산 문제와 대응 방법을 독자들에게 쉽고 생생하게 전하고 있다.
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